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结合北京市高院《专利侵权判定指南(2017)》,谈企业如何规避知识产权侵权风险

日期:2018-11-22  作者: 张建鹏 北京连和连知识产权代理有限公司

来源:IPRdaily中文网(IPRdaily.cn)

 

一、引言

 

近几年来,伴随着市场竞争的日益激烈和存量市场的瓜分殆尽,专利权诉讼日益成为设置竞争壁垒限制竞争对手进入市场和瓜分市场份额的有力武器,与此同时,很多企业由于缺乏应对知识产权的经验而莫名其妙成地无意中为“侵权者”,导致自己辛辛苦苦获得的销售收入为人作嫁,前期投入到生产研发成本付之东流。

 

鉴于此,笔者认为,企业对知识产权的侵权风险评估和应对策略分析应该是贯穿一个新产品的整个生命周期的。在研发前要避免踏入他人专利权的“雷区”和避免重复开发,研发中及时根据存量有效专利的情况调整研发方向,即使自身获得专利授权且产品上市也不可掉以轻心,继续积极应对可能出现的专利侵权诉讼并紧盯市场,防止竞争对手侵犯自己的专利权。这是个相当复杂的工作,而北京市高院的《专利侵权判定指南(2017)》不仅为司法工作者进行专利侵权判定提供了圭臬,也为企业知识产权工作者和专利代理人进行这方面工作提供了不可多得的良好教材。

 

因此,笔者梳理了该指南的相关条款,结合工作中遇到的一些专利对如何领会并运用该指南进行侵权风险评估和对策制定提供了一些思路。

 

二、理解北京高院《专利侵权判定指南(2017)》的核心原则

 

古人云,纲举目张,意思是提起大绳子来,一个个网眼就都张开了,即,只要做事抓住主要的环节,次要环节自然就被带动起来了。笔者认为,在运用该指南之前,要深刻吃透“公平原则”、“专利权有效原则”、“折衷原则”等该指南中通过专条描述的判定原则。

 

其中,“全面覆盖原则”尤其值得知识产权工作者关注。在该指南中,该原则不仅单独作为第35条得到阐释,而且可以说贯穿始终,在多条中得到进一步体现,并且与禁止反悔原则、折衷原则又呈现千丝万缕的联系。例如,该指南第24条指出,写入权利要求的主题名称对权利要求的保护范围有限定作用,第25条指出主题名称中所包含的应用领域、用途或者结构等技术内容对权利要求均具有限定作用,第20条指出,不论方法权利要求是否明确限定了步骤的先后顺序,在侵权判定中都要考虑方法权利要求中是否步骤的先后顺序,第103条就侵犯方法专利权指出,“权利要求记载的专利方法技术方案的每一个步骤均被实现”才构成“专利侵权行为”。

 

相应于全面覆盖原则,该指南解决了长期以来悬而未决且争议颇多的关于改劣发明是否构成侵权的问题,并彻底摒弃了“多余指定原则”这一概念。关于改劣发明,该指南第129条指出“被诉侵权技术方案省略权利要求中个别技术特征或者以简单或低级的技术特征替换权利要求中相应技术特征,舍弃或显著降低权利要求中与该技术特征对应的性能和效果从而形成变劣技术方案的”,“可以认定为不相同也不等同”,从而不构成侵犯专利权。笔者认为该条款不仅与全面覆盖原则相呼应,使得整个指南在精神上一以贯之,而且可以有助于维护专利权的稳定性和公信力,笔者试举出下面的假设例来说明:某发明专利权利要求1包括技术特征A、B和C,实质审查阶段审查员检索到公开了包括技术特征A、B的对比文件并认为技术特征C属于本领域的公知常识,从而否定了其创造性,申请人依据说明书的记载将权利要求1进一步限定为包括技术特征A、B、C和D并获得授权,从技术方案应该作为一个整体发明思路的角度来说,申请人实际上已经“认可”只有A、B、C和D四个技术特征均存在的技术方案才具有创造性,是对现有技术的贡献,从公众的角度来看,由于专利的公信力,他有理由相信申请人已经“捐献”了仅包括例如技术特征A、C和D三个技术特征的技术方案并有权实施该技术方案。鉴于此,笔者认为改劣发明不构成侵权合情合理,指南的这一规定有理有据。

 

关于多余指定原则,是指法院审理专利侵权案件时将涉案专利的权利要求的技术特征区分为必要技术特征和非必要技术特征,在忽略多余特征的情况下,仅以权利要求中的必要技术特征来确定专利保护范围。这一原则是我国在专利制度尚不成熟,缺乏有经验的专利代理人的情况下诞生的,其随着我国专利代理的不断发展当然应走下舞台,而且专利既是得到官方背书的具有公信力的公开文件,也是基于“以公开换保护”在专利权人与公众之间就其专利权人的合理垄断范围达成的“契约”,不宜扩大解读,因此从这一角度来说其消失也是必然的。

 

总之,理解了该指南中以全面覆盖原则为首的各侵权判定原则是专利工作者进行一切侵权风险分析的基础,在理解这些原则并通过检索所得到与企业所欲开放的产品最接近的现存有效专利(下文简称为现有技术)之后,方可进入基于该指南进行侵权风险分析和应对策略制定的阶段。

 

三、灵活运用指南条款,合理规避侵权风险

 

孙子兵法指出“昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜”,意思是说,有谋略的军事家不可企图上来就要战胜别人,而是要首先创造自己不可战胜的条件,然后等待可以战胜敌人的机会。笔者非常赞同这种思想,并认为企业知识产权和科技创新工作中应合理运用该思想,在奢谈相对于现有技术取得显著创新之前,至少先要保证不落入其他现存有效的专利权的保护范围,至少是保守稳妥地“低空飘过”对方的保护范围,在此基础上才有资格继续谈如何创新。因此,笔者以下将重点探讨在检索现有技术之后如何至少做到“低空飘过”,实现合法规避侵权风险。

 

(1)分析能否通过技术领域、用途等方面的不同从根本上快速规避侵权可能性

 

指南第25条规定“主题名称中所包含的应用领域、用途或者结构等技术内容对权利要求所要保护的技术方案产生影响的,则该技术内容对专利权的保护范围具有限定作用”。例如,假设企业意欲开发“一种椰子树用肥料”,检索到了名称为“.一种棕榈树用肥料”的现有技术,即使两者的组分非常相似乃至相同,由于现有技术明确将其应用领域或者说用途限定为“棕榈树用”,因此,可以说此时企业无侵权之虞。

 

另外,“棕榈树用”本身也可以说是一项技术特征,根据指南第60条“对于发明权利要求中的非发明点技术特征、修改形成的技术特征或者实用新型权利要求中的技术特征,如果专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围,在侵权判定中,权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的,不予支持”,本领域技术人员公知植物肥料的使用是有一定共性的,可施于棕榈树的肥料有可能施于椰子树,而现有技术的权利人没有将其写入权利要求,实际上构成了“捐献”,符合该地60条体现的“捐献原则”。因此,这种情况下,新产品开发者的椰子树用肥料不构成对现有技术的“棕榈树用肥料”的侵权,新产品开发者可以大胆开发该产品。

 

又比如,如果检索到的现有技术为实用新型,根据指南第24条规定“实用新型专利权利要求中包含非形状、非构造技术特征的,该技术特征对确定专利权的保护范围具有限定作用。非形状、非构造技术特征,是指实用新型专利权利要求中记载的不属于产品的形状、构造或者其结合等的技术特征,如用途、制造工艺、使用方法、材料成分(组分、配比)等”。例如,面对“一种防风棕榈草叶片”这种通过主题名称限定了原材料的实用新型,新产品开发人可以迅速通过改变原材料的种类来避免侵权。

 

(2)看能否基于“公平原则”规避侵权风险

 

指南第2条就兼顾专利权人的利益和社会公众的信赖利益做出了规定,指出“下列情形属于不应纳入保护范围的内容:(1)专利所要克服的技术缺陷的技术方案;(2)整体上属于现有技术的技术方案”,第59条规定“被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案,或者属于背景技术中的技术方案,权利人主张构成等同侵权的,不予支持”。

 

例如在“一种应用于核电和风电的铸造材料及其制作方法”的专利申请中,其背景技术部分记载了“由于锻打处理产生的缺陷,使得目前所使用的青铜锭已越来越不能满足国内外高标泵阀类合金锭的需求”,在其技术内容部分记载其技术目的为“提供了一种应用于核电和风电的铸造材料及其制作方法,既能够提高材料的强度和硬度,又能够避免铸造材料因锻打而产生的开裂情况,减少了材料在铸造过程中产生的气孔率”。此时,企业所研发的锻打处理的青铜合金产品即使成分与该现有技术成分相同,由于已经属于该现有技术“所要克服的技术方案”,被现有技术的说明书“明确排除”,因此不属于现有技术的保护范围,不构成侵权。

 

(3)看能否通过改变方法步骤的顺序规避侵权

 

指南第20条规定“方法专利权利要求对步骤顺序有明确限定的,步骤本身以及步骤之间的顺序均应对专利权的保护范围起到限定作用;方法专利权利要求对步骤顺序没有明确限定的,不应以此为由,不考虑步骤顺序对权利要求的限定作用,而应当结合说明书及附图、权利要求记载的整体技术方案、各个步骤之间的逻辑关系以及专利审查档案,从本领域普通技术人员的角度出发,确定各步骤是否应当按照特定的顺序实施”。

 

即,方法权利要求中,只要存在步骤,不论其是否明确记载了“步骤一”、“步骤二”或者“首先”、“然后”这样的字眼,只要其说明书隐含公开了步骤的先后顺序,那么该先后顺序就会成为该现有技术的限定因素,成为侵权判定时的考虑因素。因此,企业可以充分通过步骤的顺序做文章来避免侵权。如果现有技术中存在“步骤一”、“步骤二”这种记载自然好,即使没有也应该对现有技术的全部申请文件进行整体把关和充分挖掘确定其有无步骤先后顺序。例如,企业专利工作者检索到的现有技术的记载了“1)、按质量百分比计,将铝:5~7%,铁:2~4%,锰:0~1.2%,镍:10~12%,锌:0.5~2%,铜:余量置于工频电炉内,加热至1150度完全熔化后并保温;2)、按质量百分比计,将稀土元素镧或铈:0.05~0.2%,添加到正在保温的合金溶液当中,开启振动装置与搅拌装置,振动装置振动频率为:15次/秒,搅拌装置搅拌速率为:150转/分钟,搅拌时间为:10~15分钟”,此时现有技术中明确限定了稀土元素是加入“完全熔化后并保温”的“合金溶液”,即使没有“1)”和“2)”也可以确定其是存在明确的先后顺序的。此刻,企业就可以大胆尝试研发能否通过将各金属成分与稀土元素一起加入工频电炉能否实现同样的技术效果而无需担忧侵权问题。

 

(4)看能否通过省略或替换某些步骤规避侵权风险

 

基于全面覆盖原则,该指南第103条指出“使用专利方法,是指权利要求记载的专利方法技术方案的每一个步骤均被实现”,第111条指出“依照专利方法直接获得的产品,是指将原材料、物品按照方法专利权利要求记载的全部步骤特征进行处理加工”,第129条指出“被诉侵权技术方案省略权利要求中个别技术特征或者以简单或低级的技术特征替换权利要求中相应技术特征,舍弃或显著降低权利要求中与该技术特征对应的性能和效果从而形成变劣技术方案的”不构成侵犯专利权。

 

因此,当面对作为方法权利要求的现有技术中记载或者限定原料种类而将其他可以实现相同或类似技术效果的原料排除于保护范围,或者将一些可有可无、容易替代,对技术效果的实现影响不大的步骤写入权利要求书的技术方案,企业可以基于上述条款进行专利权侵权的合理规避。以发明名称为“一种采用棕榈空果串生产燃料乙醇的方法”的发明专利申请为例,其权利要求1中记载的步骤包括切割、爆破、水解,而根据该指南上述条款的精神,采用其他富纤维植物残渣如玉米秸秆作原料,或者省略切割步骤直接对原料进行蒸汽爆破实现原料粉碎,或者干脆以晾晒之后研磨等工艺代替切割、爆破步骤等改变,这样做或者依据上述条款中体现的全面覆盖原则不构成与现有技术的技术方案的技术特征的一一相同或等同,或可以构成基本上差不多技术效果的“改劣发明”,从而无侵权之虞。

 

(5)看能否通过产品制备方法的不同规避侵权风险

 

该指南21条明确了“以制备方法界定产品的技术特征对于确定专利权的保护范围具有限定作用。被诉侵权产品的制备方法与专利方法既不相同也不等同的,应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围”,第99条指出“以下行为应当认定为制造发明或者实用新型专利产品行为:(1)以不同制造方法制造产品的行为,但以方法限定的产品权利要求除外”。

 

因此,例如当企业检索到的现有技术为“一种镁合金,其特征在于:按重量比含有铝0.5-1%……和难以去除的杂质;上述配料充分混合后放入炼炉中加热压铸”时就可以考虑用与压铸“既不相同也不等同”的制备方法例如粉末冶金或者锻造制备相同成分的镁合金,或者面对“一种汽车构件用铝镁合金,其特征在于,制备工艺包括粉末冶金、热处理和阳极氧化处理……”,则可以考虑采取相同的合金成分研发其相应的铸造或锻造工艺而无需担忧侵权风险。

 

(6)看能否基于“捐献原则”规避侵权风险

 

指南第40条体现了“捐献原则”的精神,“被诉侵权技术方案在包含了权利要求中的全部技术特征的基础上,又增加了新的技术特征的,仍然落入专利权的保护范围,但专利文件明确排除该技术特征的除外”。

 

存在这样的情形:有经验的专利申请人或代理人为了尽可能大的保护范围及应对后续审查意见等多方面的考虑,在权利要求书中写入能够实现其基本技术效果的数值范围是“1~100”而不是取得了特别优异的技术效果的“50~100”,而“50”这一数据点是技术效果发生“质变”的临界点;在实质审查阶段审查员指出了“1~100”是通过“有限次试验能够得到的”,于是申请人将其修改为“50~100”以证明“取得了预料不到的技术效果”并获得授权。因此,包含数据范围“1~49”的技术方案已经被申请人明确放弃,企业研发时可以采用该虽不尽善尽美但可以仍能基本满足要求的技术方案,并在此基础上进一步改进而无需担忧侵权风险。

 

(7)看能否基于“禁止反悔原则”规避专利侵权风险

 

该指南第60条指出,“专利权人在专利申请或修改时明知或足以预见到存在替代性技术特征而未将其纳入专利权的保护范围,在侵权判定中,权利人以构成等同特征为由主张将该替代性技术方案纳入专利权的保护范围的,不予支持”。例如,仍以发明名称为“一种采用棕榈空果串生产燃料乙醇的方法”的发明专利为例,其权利要求1中记载了“空果串粉末进行碱处理、水煮或酸处理……所述碱性物质包括氨水、氢氧化钠或氧化钙……所述工业酸包括盐酸、硫酸、乙酸或稀硝酸……所述缓冲液包括醋酸-醋酸钠缓冲溶液、乙酸-乙酸钠缓冲溶液,或柠檬酸-柠檬酸钠缓冲溶液……”。本领域技术人员公知,碳酸钠与氨水呈现类似的弱碱性,氢氧化钾与氢氧化钠呈现类似的强碱性,甲酸与乙酸呈现类似的弱酸性,而甲酸-甲酸钠缓冲溶液的形状类似乙酸-乙酸钠缓冲溶液,因此,企业完全可以通过这些技术特征的替换规避侵权风险,即使后续过程中出现侵权纠纷,也可以“禁止反悔原则”主张这些技术方案已被现有技术的权利人明确放弃来进行反驳。

 

四、纵使专利权在手,侵权风险不可轻

 

即使企业实现了对现有技术的革新并就此获得了专利权,仍然需要警惕因实施自己的专利权导致对他人在先权利的侵权可能性,而这一点恰恰极容易被忽略。

 

我们可以假设这样的场景:A作为申请人获得了阿司匹林的产品专利权,并且在其说明书中还披露了制备阿司匹林的方法,此时B提出了制备阿司匹林的另一方法,由于专利权的授权是以“三性”审查,即实用性、新颖性和创造性的审查为主,因此审查员检索后发现该方法较作为A所披露的制备方法收率明显提高,则当然有权授予发明人B该制备方法专利权。但由于A在先的产品权利要求,此刻B实施其获得专利权的制备方法来制备阿司匹林将造成对权利人A的侵权。

 

关于这一点,该指南进行了明确,其第99条所指出,对于未采用制备方法限定的产品权利要求,即使“以不同制造方法制造产品的行为”或者“将部件组装成专利产品的行为”也会构成对产品专利权的侵犯;第43条指出,实施“从属专利”,即“在包含了在先产品专利权利要求的全部技术特征的基础上,增加了新的技术特征”、“在原有产品专利权利要求的基础上,发现了原来未曾发现的新的用途”、以及“在原有方法专利权利要求的基础上,增加了新的技术特征”都构成“落入在先专利的保护范围”,属于相同侵权的范畴。

 

这种情况下,如不及时采取对策将导致该专利权陷入弃之可惜,但行之侵权的尴尬境地,对于权利人B来说,最好的办法当然是构成与权利人A的交叉许可,同时为了为交叉许可的顺利实现创造条件,权利人B应加快进度,对权利人A的专利权进行“围城战”,例如争取关于阿司匹林用于制备镇痛药的用途发明,阿司匹林用于制备心血管疾病药物的用途发明,阿司匹林其他制备方法的发明的授权。如此,权利人A即使要行使自己的专利权也是暗礁遍地,最终的格局是,权利人A构成了一个被攻不破的坚固产品权利要求“堡垒”,但发现自己也别束缚得“走不出”这个“堡垒”,从而不得不进行谈判,由此权利人B为自己争取到了比较有利的地位。

 

五、总结

 

以上,笔者采用条分缕析的方法,就如何运用北京高院《专利侵权判定指南(2017)》来分析侵权风险和制定规避策略提出了自己的见解。同时,申请人认为,在实际应用中,上述条款并不是割裂开来使用的,而是需要根据具体案情具体分析,因地制宜地综合利用。例如,某厂家甲在对纤维的水解处理过程采用了碳酸钠进行碱处理,现有技术的权利人乙依据其采用了氢氧化钠的碱处理主张甲的行为构成了“等同侵权”,那么此时甲既可以依据公平原则指出将氢氧化钠的碱处理法保护范围扩大到碳酸钠属于扩张解释,有违“社会公众的信赖利益”,也可以指出“解释权利要求时,应当以权利要求记载的技术内容为准”指出乙的主张有违专利权保护范围解释的“折衷原则”,或者查询其审查记录,确认其关于碳酸钠的技术方案已经删除,依据“禁止反悔原则”进行反驳等等。

 

总之,正如《专利审查指南》既是审查员审查专利申请中解决问题的指南,但同时也是申请人和代理人避免专利申请中出现问题的圭臬一样,北京高院《专利侵权判定指南(2017)》不仅是司法工作人员在审理专利侵权诉讼中的法宝,也是企业在产品研发、生产、销售等各个环节中进行专利侵权风险分析以及制定应对策略的“秘笈”,其深刻领会和灵活运用极其必要。